在专利争议案件中,专利侵权与否是关键。而在确定专利是否侵权之前,应先确定专利权范围。即使认定被控侵权产品落入专利权范围,被控侵权人也会提出专利无效来抗辩。美国的多方复审程序(IPR)就是这样一项用于挑战现行专利权有效性的程序。

“对很多前往美国投资经营的中国企业来说,被指控专利侵权时,如何用好IPR程序非常关键。”日前举办的详解美国IPR专利无效程序讲座上,美国Sughrue Mion PLLC知识产权律师事务所管理合伙人约翰(John F. Rabena)介绍了多方复审程序(IPR)的概念,即允许任何第三方提出IPR程序申请,通过引用现有技术文献来挑战一项已授权专利的有效性,由美国专利局(USPTO)的专利审理与诉愿委员会(PTAB)进行审查的程序。

约翰指出,IPR程序允许除了专利权人之外的任何人,在专利核准(或重新公告)之9个月后对抗现有专利权有效性。值得注意的是,若IPR程序之提起人为相关专利诉讼被控侵权人,IPR程序必须于该专利权诉讼起诉状合法送达1年之内提起此IPR程序,主要是为了避免被控侵权人利用IPR程序拖延相关诉讼程序。

约翰表示,IPR程序大致分为以下步骤:一是提出程序申请后,PTAB会给予专利权人3个月时间的初步回应(preliminary response)针对申请人提出的论点;二是PTAB收到专利权人初步回应后3个月内,做出是否立案的判断;三是专利所有权人可在期限内完成证据发现(discovery), 并提交正式回应,修正请求;四是申请人需要在限期内完成证据提交,并对专利所有权人正式回应及修正请求提出回应、异议(opposition);专利权人和申请人都可以提交相关证据及参加听证会,并且所提出证据必须与新颖性(Novelty)和创造性有关;五是专利权人有义务提供“不一致信息”,即专利权人必须提供所有与现行专利范围有效无需修改的不一致的信息;六是专利权人可以通过动议的方式修改专利范围,申请人可以针对该修改通过听证会的形式进行反对或提出意见,通常有三个月时间准备;七是由专利审判和上诉委员会裁决。根据两边提出的全部请求,还可以附加言词辩论(oral argument)流程,最后由PTAB依各项事实做出裁决。大约审理时间是从立案后至终审判决为1年,可延长6个月。

IPR一经推出,很快就成了专利权人的噩梦。据了解,IPR的无效成功率曾达到过87%,几乎成了专利权的杀手。有业内人士认为,IPR无效概率高的重要原因就是采用了“最宽合理解释”标准。采用“最宽合理的解释”标准,将导致权利要求范围被解释得较为宽泛,无效请求人较容易找到相关的一份或数份现有技术来挑战其专利的有效性。而美国联邦法院诉讼程序采用的Philips解释方法,必须要基于权利要求书、说明书及审查历史来解释权利要求,对权利要求解释的范围要窄得多。如果改为Philips解释方法,则专利被无效的概率会大大降低。

据约翰介绍,近期,美国专利商标局发布了关于PTAB采用的权利要求解释标准的最终规则(Claim Construction Final Rule),其中对多方复审程序(IPR)中采用的专利权利要求解释标准进行了修改。将“以联邦地区法院的解释标准”取代原先的“最宽泛权利要求解释标准”,使PTAB的权利要求解释标准与联邦地区法院以及美国国际贸易委员会(ITC)的权利要求的解释标准相统一。此次修订,或许会使得在IPR程序中挑战专利有效性的成功率大大降低,因此,希望在美国无效专利的请求人,可以在该规定正式生效日11月13日之前尽快提出。

同时,约翰提醒企业,此次规则修改只适用于PTAB的部分无效程序,即IPR程序、授权后复审无效程序(PGR)和商业方法复审无效程序(CBM),对于单方再审程序(EPR)并不适用。