(上接10月9日第6版)

二、介入商标已注册情况

株式会社爸爸思于2017年3月14日在25类商品上申请了第23130387号 商标,商标局

引证第13769433号 商标

驳回了申请商标的申请。在驳回复审理由中,除了强调两商标的显著识别部分和整体外观不近似外,申请人还强调了:申请人的在先商标第865772号 申请日为

1994年9月1日,注册日为1996年8月21日,有效期至2016年8月20日。而引证商标的申请日为2013年12月20日,注册日为2015年3月7日。商标局并没有引证申请人的在先商标第865772号 驳回

引证商标的注册,且两个商标已经共存,也没有引起市场混淆误认。按照相同的审查标准,申请商标也应该与引证商标共存。商标评审委员会认为申请商标和引证商标呼叫、外观可以区分,核准了申请商标的注册。由此可以得出的结论是,在驳回复审案件中,如果申请商标是对申请人在先商标的延伸申请,且引证商标和在先商标曾经共存,申请商标也应该可以和引证商标共存。

根据2014年1月22日的《北京市高级人民法院关于商标授权确权行政案件的审理指南》第7点:商标注册人对其注册的不同商标享有各自独立的商标专用权,其先后注册的商标之间不当然具有延续关系。根据该审理指南,首先,可以肯定的是在先基础注册和延伸申请在显著部分上有较大变化时,在先基础注册和延伸申请应该不具有延续关系。再者,如果在先基础注册已经无效,在后的延伸申请的商标有可能会被中间介入的商标挡住,不能顺利注册,因此在先基础注册和延伸申请不具有延续关系。但是,同样商标注册人注册的近似商标是有可能具有延续关系的。在先基础注册和延伸申请属于近似商标,显著部分未发生变化,延伸申请只是加入一些非显著元素的话,在先基础注册和延伸申请是应当具有延续关系的。如果相同或近似的商标不具有延伸关系,势必会对在先申请原则造成冲击。

三、基础注册的商誉延及延伸申请的情况

商标的生命力在于使用,在先申请的商标经过使用已经具有了一定的知名度的情况下,其知名度也应该及于在后商标,关于这一点,在“荣宝斋”商标争议系列案件(北京市一中院(2007)一中行初字第11、14、17号行政判决书和北京市高院(2007)高行终字第295、296、297号行政判决书)中已经得到体现。法院认为“虽然荣宝斋注册的第565836号商标在其专用权期限届满后未续展,但在该商标的有效期内,荣宝斋又在相同类别注册了与第56836号注册商标文字相同或者近似的三个引证商标,因此

在第16类商品上的注册商标专用权的法律状态一直延续,荣宝斋的商誉应当及于第56836号商标和引证商标”。

在2014年1月22日的《北京市高级人民法院关于商标授权确权行政案件的审理指南》,第8点中予以了肯定“商标注册人的基础注册商标经过使用获得一定知名度,从而导致相关公众将其在同一种或类似商品上在后申请注册的相同或近似商标与其基础注册商标联系在一起,并认为使用两商标的商品均来自该商标注册人或与其存在特定联系的,基础注册商标的商业信誉可以在在后申请注册的商标上延续。”《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件使用法律若干问题的解释》第9条将“易使相关公众对商品来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定联系”作为认定商标近似的要素,可见混淆与否的判断主体是相关公众。如果相关公众认为在先商标和在后延伸申请的商标近似,并存在特定联系,那么在后延伸申请的商标应该获得和在先商标相同的保护力度。相关公众认为两商标有特定联系的在先申请和延伸申请商标,不论从理论还是实践的角度,其商誉都应该得以延伸。

在先商标权除了商标法意义上的具有在相同类似商品上阻挡在后近似商标的功能即商标禁用权,还能在更广泛的意义上得到应用。不论是异议案件还是驳回复审案件,如果商标代理人能够留心商标权人是否有在先注册,在案件中充分强调申请人的在先权利,将提高案件的胜算并会更好地保护在先商标权人的合法权益。

(作者单位:中国国际贸易促进委员会专利商标事务所)