在实际的商业活动中,申请人会在使用基础注册商标一段时间后做一些细微变动继续申请与基础注册商标近似的延伸申请商标。这种情况下,由于基础注册商标与延伸申请的商标之间间隔了一段时间,有可能延伸申请会被中间插入的介入商标驳回,而该介入商标也有可能被基础注册驳回。另外一种情况是,如果介入商标已经和基础注册共存,那么延伸申请是否也应该和介入商标共存呢。从理论上来讲,根据商标在先申请的原则,在先申请的商标在相同或类似的商品上能挡住在后申请的近似商标,根据该在先注册商标的禁用权,介入商标是不应该顺利获得注册并挡住延伸申请的商标的。如果基础注册已经与介入商标共存,对于延伸申请的商标按照相同的审查原则是应该可以和介入商标共存的。另外,基础注册的商标如果一直在使用宣传,其商誉应该可以延及在后的延伸注册。下面分别结合案例,以上述理论为基础予以说明。

一、介入商标未注册的情况

案情:北方创新控股公司于2016年7月28日在第5类的医用营养品等商品上申请注册了第20795981号

商标(以下称申请商标)。第30类引证商标20289281

申请于2016年6月14日。申请商标被引证商标驳回后,提起了驳回复审申请,商标评审委员会没有等待引证商标的实质审查结果,驳回了申请商标的注册。

北方创新控股公司已经在与引证商标类似商品上拥有第30类的在先商标第5318604号“MUSCLETECH”和第2011973号“MUSCLETECH”,因此,引证商标在类似的商品上应该被不予初审公告和注册,也将不会构成申请商标的注册障碍。

按照在先申请的原则,由于申请商标是对已经注册的商标第5318604号“MUSCLETECH”和第2011973号“MUSCLETECH”的延伸申请,这三个标具有延续关系,因此申请商标不应该被任何商标驳回注册。由于引证商标将注定不会构成申请商标的注册障碍,因此申请商标不论引证商标现在的状态如何,都不应该被引证商标驳回注册。

对于申请人已有在类似商品上在先注册商标的情况下,商标局仍然根据引证商标当前未经过初步审定正在审查中的状态认为引证商标构成申请商标的注册障碍。尽管引证商标将注定会被申请人的在先商标驳回,商标评审委员会仍然没有核准申请商标的注册。关于该案,申请人已经向法院提交了行政诉讼。

对于一个是对在先商标延伸申请的在后申请,是否应该被中间插入的介入商标挡住而不予核准注册呢?在后延伸申请的商标与在先注册的商标的主体部分和显著识别部分近似,由于已经有了在先基础注册,对于该标识的文字或图形申请人已经获得了专用权,在先的基础注册只要处在有效期内,对于该显著识别部分是应该一直享有注册商标专用权的。根据《中国商标法》第24条要求,对于改变图样的商标需要重新申请注册,第49条,要求商标注册人在使用过程中不得自行改变注册商标等信息,要求规范使用注册商标,否则由地方工商管理部门责令限期改正。因此,在市场有需求的情况下,商标权人如果对注册商标有较小的改动或者添加了其他非显著要素重新申请的情况下,是应该核准该延伸申请的,否则就违背了在先申请的原则,同时也与《商标法》的体系解释格格不入。

关于在先申请的原则,《商标法》第30条、第31条都明确了在先申请的商标具有在先的权利,他人不得在相同类似商品上申请与在先申请商标近似的标识。因此,由于在先商标已经挡住了类似商品上申请的在后商标,对于在先商标的延伸申请,是应该顺利获得注册的,而不应该被驳回。如果要让商标权人,因为延伸申请的商标被驳回而提起行政诉讼或者重新申请,势必会浪费行政和诉讼资源,降低行政和诉讼效率,在公平、正义和效率之间难以达到平衡。(未完待续)

(作者单位:中国国际贸易促进委员会专利商标事务所)